Vergelijken met een bekend merk kan commercieel aantrekkelijk zijn. Een potentiële klant begrijpt immers direct met welk product je jezelf meet. Maar wanneer wordt zo’n vergelijking juridisch riskant? Dat kan je lezen in onderstaande blog.
Het merkenrecht beschermd merken tegen het gebruik van andere tekens ter onderscheiding van dezelfde of vergelijkbare diensten of producten in het economische verkeer. Jouw merk is dus beschermd tegen het gebruik van een merk door een andere ondernemer voor producten of diensten die gelijk zijn aan jouw producten of diensten. Ook biedt het merkrecht bescherming tegen het gebruik van merken die vergelijkbaar zijn met jouw merk voor producten of diensten die vergelijkbaar zijn met jouw producten of diensten, mits dit gebruik verwarringsgevaar in de hand werkt.
Dat is de bescherming die iedere merkhouder geniet wanneer het merk ingeschreven staat in het merkenregister.
Voor bekende merken geldt echter nog een verdergaande bescherming. Een bekend merk geniet bescherming tegen het gebruik van een gelijk of vergelijkbaar merk voor alle soorten producten of diensten. Het maakt dus niet uit of het gaat om dezelfde of vergelijkbare producten of diensten.
De ratio hierachter is dat een bekend merk een reputatie en aantrekkingskracht heeft die een specifieke productcategorie of dienstverlening overstijgt.
Van een bekend merk is sprake als het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het relevante publiek in een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Unie. Of bij een Benelux-merk, een aanmerkelijk gedeelte van de Benelux. Er wordt onder meer gekeken naar het marktaandeel van het merk, intensiteit van het gebruik, de geografische omvang van het gebruik, de duur van het gebruik en de omvang van de investeringen in de bekendheid van het merk.
Wel geldt als voorwaarden dat door het gebruik van het andere teken zonder geldige reden geen ongerechtvaardigd voordeel mag worden gehaald of dat door dit gebruik er geen afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
Die voorwaarden vormen gelijk de grens voor het gebruik van een bekend merk in een vergelijking met jouw eigen product.
Op zich is het mogelijk om jouw product te vergelijken met een product van een bekend merk. Het is daarbij wel van groot belang om de regels omtrent vergelijkende reclame in acht te nemen. Zo mag de vergelijking bijvoorbeeld niet misleidend zijn en geen verwarring veroorzaken. Het merk of product van de het bekende merk mag niet in de goede naam worden geschaad en er mag geen oneerlijk voordeel gehaald worden uit de bekendheid van het merk. Ook mag je jouw product niet presenteren als een imitatie of namaak van het merkproduct.
Maak verder in de vergelijking gebruik van wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van beide producten.
Al met al is het vergelijken van jouw product met een bekend merk een complexe exercitie met de nodige juridische uitdagingen. Immers, het is niet alleen verboden om verwarringsgevaar te scheppen tussen jouw product en het product van een bekend merk. Het is ook niet toegestaan om mee te liften op de bekendheid van het bekende merk, en dat is een abstracte norm.
Momenteel zie je dat er van een groot aantal producten zogenaamde dupes worden aangeboden. Dat zijn producten die een alternatief zijn van een populair product van een bekend merk.
In principe is dat geen probleem, maar je begeeft je wel op glad ijs. Aanbieders van dupes streven vaak naar een product met dezelfde uitstraling, werking en kwaliteit als het populaire product maar dan met een lager prijskaartje. Dan ligt al snel het gevaar op de loer dat het product wordt gezien als een namaak of imitatie van het populaire product. Dat heeft tot gevolg dat je wordt verweten dat je de consument probeert te misleiden door het product voor te doen als afkomstig van het echte merk.
Er is dan sprake van merkinbreuk en de gevolgen zijn dan groot. Er kan dan een onder meer een verbod opgelegd worden op het aanbieden van jouw product. Je kan worden verplicht tot schadevergoeding, zoals de misgelopen inkomsten, en soms zelfs afdracht van jouw eigen winst. Tevens kan je worden verplicht om informatie te verstrekken over onder meer leveranciers, verkochte aantallen en resterende voorraad etc. zodat de omvang van de schadevergoeding vastgesteld kan worden en moeten de volledige advocaatkosten voldaan worden.
De commerciële verleiding is begrijpelijk: bekende merken bieden een krachtig referentiepunt waarmee klanten een nieuw product onmiddellijk kunnen plaatsen. Juist daarom is voorzichtigheid nodig, maar bovenal toetsing van een expert op het gebied van merkenrecht.
auteur:
Johan van de Worp
jvandeworp@benthemgratama.nl
+31 (0)6 113 796 75