Bezwaar tegen het gebruik van een domeinnaam door een ander?

Vaak genoeg lees je over ondernemers die een bekend merk of een bekende handelsnaam (of een licht afwijkende variant daarop) als domeinnaam laten registreren om op die manier mee te kunnen liften op die bekendheid. Soms worden op de betreffende website concurrerende goederen of diensten aangeboden, soms wordt de domeinnaam slechts gebruikt om door te linken naar een andere website, soms is het gebruik volstrekt legitiem. Vaak wil een merkhouder of degene die rechtmatig een handelsnaam voert daar iets tegen ondernemen. Hoe kan een domeinnaamgeschil worden opgelost?

Eenvoudige registratie

Het is goed om eerst te constateren dat een domeinnaam zeer eenvoudig kan worden geregistreerd. Wanneer een domeinnaam vrij is, is registratie mogelijk. Een controle of degene die een domeinnaam laat registreren er ‘recht’ op heeft, vindt niet plaats.

Achter de domeinnaam staat een extensie ofwel een topleveldomein. Bekend zijn de nationale topleveldomeinen, zoals .nl, .de, .be, etc. Daarnaast kennen we de generieke topleveldomeinen, zoals .com, .net, .amsterdam, .shop, etc. Van belang is dat (met name) het aantal generieke topleveldomeinen voortdurend uitgebreid wordt. De mogelijkheid om een (bekende) domeinnaam te laten registreren, blijft daarmee in feite steeds bestaan. Het is slechts wachten op uitgifte van een nieuw topleveldomein en dan registreren. Ook voor een merkhouder of degene die rechtmatig een handelsnaam voert, geldt in wezen dat hij steeds in de gaten moet houden of er nieuwe generieke topleveldomeinen verschijnen die hij wil registeren om te voorkomen dat anderen ermee aan de haal gaan.

Geschilbeslechting

Bij geschillen over domeinnamen kunnen partijen zich wenden tot de burgerlijke rechter. Daar kan bijvoorbeeld een verbod worden gevraagd om de betreffende domeinnaam nog langer te gebruiken of een gebod om de domeinnaam over te dragen. De kosten hiervan hangen sterk af van de complexiteit van de zaak, maar kunnen flink oplopen. Ook krijgen partijen te maken met proceskostenveroordelingen.

Goedkoper is het vaak om gebruik te maken van speciaal voor deze problemen opgestelde geschillenregelingen. Procedures op grond van deze regelingen kennen geen proceskostenveroordelingen.

Voor de .nl-domeinnamen kent de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) in dit kader de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen. Het geschil wordt dan beoordeeld door een onafhankelijke specialist op het gebied van intellectueel eigendomsrecht. Inhoudelijk verloopt de procedure via de World Intellectual Property Organization (WIPO) in Genéve.

Het WIPO beslecht ook de domeinnaamgeschillen ten aanzien van de generieke topleveldomeinnamen, op basis van de Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP).

Zowel op grond van de Geschillenregeling van het SIDN als de geschillenregeling op basis van de UDRP kan – net als bij de gewone rechter – overdracht van een domeinnaam worden afgedwongen.

Wanneer moet de domeinnaam worden overgedragen?

Een .nl-domeinnaam moet worden overgedragen als is voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

Er moet sprake zijn van een domeinnaam die identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:
- naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is; dan wel;
- een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
De domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en
De domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

Van belang is dat aan alle drie voorwaarden moet worden voldaan, voordat een vordering tot overdracht van de domeinnaam kan worden toegewezen.

Dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd kan bijvoorbeeld voortvloeien uit de volgende omstandigheden die door de eiser verder moeten worden ‘ingekleurd’:

de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd of verworven om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen aan de eiser of een van diens concurrenten;
de domeinnaam is geregistreerd om de eiser te beletten deze te gebruiken;
de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd om activiteiten van de eiser te verstoren;
de domeinnaam is of wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of een andere online locatie te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk of de handelsnaam.

Verweer

De Geschillenregeling geeft voor de domeinnaamhouder echter ook al een aantal mogelijke verweren, die uiteraard door middel van de voor iedere kwestie verschillende omstandigheden moeten worden ‘ingekleurd’. De Geschillenregeling noemt in dit verband bijvoorbeeld de volgende mogelijke punten die duiden op een legitiem gebruik door de domeinnaamhouder:

Voordat de domeinnaamhouder kennis kreeg van het geschil gebruikte hij de domeinnaam (of een naam die overeenstemt met de domeinnaam) om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden of trof hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen;
De domeinnaamhouder is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen bekend onder de domeinnaam.

De geschillenbeslechting bij het WIPO ten aanzien van de generieke topleveldomeinen kent ongeveer dezelfde voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat een domeinnaam gedwongen moet worden overgedragen.

In een volgende blog over domeinnaamgeschillen wordt aan de hand van enkele praktijkgevallen getoond hoe de voorwaarden voor overdracht van een domeinnaam ingevuld worden.